Uomo unico

Quando un colore non è un colore? Quando è una … forma?

© Arroser 2012
CC BY-SA 3.0

Colori e forme. Forme e colori. Se vedi un certo viola vibrante, pensi al cioccolato di Cadbury? Se vedi una tradizionale bottiglia di Coca Cola in silhouette, pensi immediatamente a quel marchio? Grande ‘M’ gialla su sfondo rosso – fame? I proprietari di marchi dovrebbero sempre cercare di proteggere i propri identificatori di marchi nella misura consentita dalla legge.

Christian Louboutin non è estraneo alle battaglie in tutto il mondo nel tentativo di proteggere i suoi diritti sull’aspetto unico rosso dei suoi design di scarpe tacco alto. In vari territori in tutto il mondo, è riuscito in gran parte a proteggere il suo marchio, escludendo lo strano fallimento (ad esempio in Svizzera, dove le sue suole rosse erano considerate solo un elemento estetico e quindi non meritavano la protezione del marchio).

© Claudio Conti 2011
CC BY-SA 3.0

L’ultima opinione dell’avvocato generale (AG) alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nel giugno 2017 in una controversia in corso dal 2012 contro il produttore di scarpe olandese Van Haren, può essere vista come una perdita significativa per lo stilista in il suo tentativo di proteggere il suo marchio nel colore Pantone rosso su scarpe col tacco alto. Potrebbe essere di vasta portata non solo per i marchi, ma anche per il futuro del diritto dei marchi. Riguarda se un colore può anche fare riferimento a una “forma”, quest’ultima come definita dalla legge sui marchi dell’UE.

Per aiutarci a guardare questo, ecco il segno di Louboutin:

Louboutin Color Mark

la legge in questione – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva UE 2008/95:

Articolo 3

Motivi di rifiuto o invalidità

1. Non sono registrati o, se registrati, possono essere dichiarati non validi …

… (E) segni costituiti esclusivamente da:

(i) la forma che deriva dalla natura dei beni stessi;

(ii) la forma della merce necessaria per ottenere un risultato tecnico;

(iii) la forma che dà un valore sostanziale alla merce …;

e una breve sequenza temporale:

2012: il produttore di scarpe olandese Van Haren lancia la sua scarpa con il tacco alto e suola rossa

2013: Louboutin fa causa con successo a Van Haren per violazione del marchio nei tribunali olandesi

2014: Van Haren fa appello a tale decisione dinanzi al tribunale distrettuale dell’Aia (DCTH)

2016: il DCTH chiede alla CGUE una decisione preliminare su questa domanda:

“La nozione di” forma “(ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva UE 2008/95) si limita alle proprietà tridimensionali delle merci, come i loro contorni, misure e volume (espresso tridimensionalmente) o include altre proprietà (non tridimensionali) dei prodotti, come il loro colore? “

Tale questione era significativa perché se il marchio Louboutin dovesse essere visto come un marchio di “forma”, al contrario di un segno di “colore”, sarebbero applicabili i motivi di rifiuto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) e renderebbe il marchio di Louboutin non valido.

Il punto di vista dell’AG era che la suola rossa di Louboutin non poteva beneficiare della protezione del marchio. L’AG ha affermato che “il marchio in questione è meglio concettualizzato come marchio costituito dalla forma dei prodotti e che cerca di proteggere un determinato colore in relazione a tale forma”.

Ha anche affermato che “la presenza di un colore applicato a un elemento della superficie dei prodotti può essere considerata come una caratteristica riflessa nella forma dei prodotti”, osservando che “il colore può essere una caratteristica pratica essenziale di determinati prodotti, tale che la monopolizzazione del colore, in relazione a un elemento della forma dei prodotti, eliminerebbe la libertà dei concorrenti di offrire beni che incorporano la stessa funzionalità “.

c) Arroser 2011

Commento:

È una decisione interessante e leggermente sorprendente tenendo presente che il marchio non era un marchio correlato alla forma di una scarpa in quanto tale, ma solo alla protezione del colore rosso Pantone, da utilizzare sulla suola delle scarpe col tacco alto. Altri marchi proteggono i loro marchi chiave di colore descrivendo il colore e dove viene applicato. Ci si chiede se M. Louboutin possa essersi sparato con il suo piede senza dubbio elegantemente calzato con questo, non registrando ad esempio “riferimento Pantone 1234 rosso che appare sulla suola delle scarpe da donna”, invece di includere l’immagine della scarpa a titolo di illustrazione.

Per ora, questa è una “vittoria” per Van Haren, ma dobbiamo aspettare per vedere se la CGUE seguirà la sentenza preliminare dell’AG. Quando la CGUE emetterà la sentenza definitiva, il caso tornerà ai tribunali olandesi che decideranno se la domanda di marchio di Louboutin è respinta per i motivi di cui sopra. Se la CGUE seguirà la sentenza dell’AG, vi sarà un alto rischio che la registrazione distintiva del marchio di scarpe con la suola rossa di Louboutin venga dichiarata non valida nei paesi del Benelux.

Questo potrebbe essere un pensiero che fa riflettere per i proprietari di marchi, in particolare quelli che cercano di fare affidamento sul concetto di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Tuttavia, ogni caso si basa sui suoi fatti e spesso a causa della natura soggettiva e delle sfumature della PI controversa, i precedenti dei casi possono essere meno informativi delle decisioni future in quanto possono essere in altri settori delle decisioni civili.

Assicurati di parlare con il tuo avvocato se hai dubbi sulla protezione del tuo marchio o su possibili o effettive violazioni di esso.

Barry Arkle è associato in * particolare. È specializzato nella risoluzione di controversie, PI e insolvenza. Contattalo al numero 07375 092 696 o all’indirizzo [email protected]

Settembre 2017.

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